试谈“商标性使用”法律效力

论文导读：
img src="www.7ctime.com/UploadFiles/2014-02/2/20142170998403731.jpg" alt="“商标性使用”的法律效力" />[摘要] 以商标性使用为注册商标侵权（包括混淆侵权和淡化侵权）的先决条件会不适当地限制注册商标权。“商标性使用”的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标”，而忽视真正的法律理由应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权”。而商标正当使用应该着重考察行为的正当性，而不应纠缠是否属于商标性使用。判断混淆或淡化侵权是否成立时，应从被诉标识行为整体（即被诉标志使用的整个具体商业情景）出发，而不应以“商标性使用”作为先决条件，不合理地限制注册商标权。
[关键词] 商标性使用； 注册商标专用权； 描述性正当使用； 驰名商标； 反淡化保护
2013年11月1何怀文： “商标性使用”的法律效力12013年11月1浙江大学学报（人文社会科学版）1我国商标法通说认为，被告使用争议标志必须是“商标作用上的使用”（trademark use，以下简称“商标性使用”）方可构成侵犯注册商标权，而非商标性使用行为才是对注册商标的正当使用在我国司法实践中，这是一种通行观点，代表性的案例包括：辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案，最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第268号；雅马哈株式会社诉港田集团、港田发动机公司侵犯商标专用权纠纷案，天津市高级人民法院民事判决书（2001）高知初字第3号；汉都公司诉TCL集团公司侵犯商标专用权纠纷案，江苏省高级人民法院民事判决书（2003）民三终字第25号；浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权“商标性使用”的法律效力由专注毕业论文与职称论文的www.7ctime.com提供,转载请保留.纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书（2007）浙民三终字第74号；周志坚与厦门山国饮艺茶业有限公司侵害商标专用权纠纷上诉案，福建省高级人民法院民事判决书（2012）闽民终字第498号。[1]185[2]286[3]172[4]229[5]199。2013年8月30日公布的新修《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》（2013））更有把这种观点上升为制定法的意思参见《商标法》（2013）第48条和第57条第1项、第2项。对此，后文另有详细阐述。。然而，从世界范围来看，这远不是商标法学的共识。《商标法》（2013）第57条第1项和第2项界定的注册商标侵权行为同《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》1988年12月21日《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》（Directive 89/104/EEC）。2008年10月22日，欧洲议会和欧洲理事会对此指令进行了修订（Directive 2008/95/EC）。第5条第1款a项和b项规定几乎完全对应。在2002年Arsenal Football Club v. Matthew Reed案中，欧盟法院判决指出，无论被诉行为是否为商标性使用，只要损害商标的核心功能（特别是识别商品来源的功能），都可构成注册商标侵权EU Court of Justice， C 206/01.。2013年5月，美国联邦第二巡回上诉法院在KellyBrown v. Winfrey案中亦特别指出：商标性使用不是商标侵权的先决条件；在商业活动中，任何未经许可的使用行为都可构成商标侵权KellyBrown v.Winfrey， 717 F.3d 295，307 （2nd Cir.2013）.。而且，《与贸易相关的知识产权协定》（Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights， TRIPS）第16条明文规定：“注册商标权人享有排他权，可禁止任何第三人未经其许可在商业活动之中，于其注册指定的相同或类似商品之上，使用相同或近似标志，可导致相关公众混淆的行为。”
我国商标法自然不必同于他国商标法规，但也应遵循商标法的基本原理。对如上分歧的法律观点，有必要从理论的高度进行分析和论证，以便合理取舍，正确统一地适用法律。本文依照商标法的基本原理和原则，结合美国、欧盟、加拿大和中国权威商标案例，对这一基本的商标法理由进行深入分析，借此求教同仁。

一、 “商标性使用”的法律概念

“商标性使用”不同于“商业活动中的使用”（use in course of trade or use in commerce）。被告如果未在“商业活动中使用”争议商标，其行为不可能侵犯注册商标权。这是商标法的基本原理，也是各国立法的通例。例如，根据美国《兰汉姆法案》，原告欲追究被告侵权责任，必须证明被告未经许可“在商业活动中使用”注册商标或未注册标志、商业外观。所谓“在商业活动中使用”可以是任何形式的使用，包括但不限于将标志黏附到商品或服务上，或者有关文书之上18 U.S.C.§§ 1114（1） （a）， 1125（a） （1）.also 15 U.S.C.§ 1127.。为证明被告侵犯商标权，原告无须证明被告在商业活动中以特定方式使用原告商标Rescuecom Corp.v.Google Inc.， 562 F.3d 123， 125126， 129 （2d Cir.2009）.。《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》第5条第3款和《欧盟商标条例》第9条第2款亦罗列若干注册商标权人可以禁止的商业活动中的标志使用行为。《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《商标法实施条例》（2002））第3条本质上也是解释“商业活动中”的商标使用，其规定“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。
相比之下，“商标性使用”是更严格的法律概念，不仅要求商标在商业活动中使用，而且要求其作为商标使用，识别商品来源。商标性使用要求用于商品的标志构成“商标”，并且用于商业活动。作为少数支持商标性使用是注册商标侵论文导读：
权先决条件的国家Tommy Hilfiger Licensing， Inc.， and Tommy Hilfiger Canada Inc.（Appellants） v.International Clothiers Inc.， 2005 1 F.C.R.148； Compagnie Générale des tablissements MichelinMichelin & Ciev.National Automobile， Aerospace， Transportation and General Workers Union of Canada （CAWCanada） （T.D.）， 1997 2 F.C.306； Meubles Domanis v.Guccio Gucci S.p.A.（1992）， 43 C.P.R.（3d） 372 （F.C.A.）.，加拿大《商标法》分别定义“商标”和“使用商标”，两者合并构成完整的“商标性使用”概念。加拿大《商标法》第2条规定，“商标”是指为了或者实际把自己制造、销售、出租、提供的商品或服务与他人的区别开而使用的标志。对于何谓“使用商标”（trademark deemed to be used），该法第4条规定：“如果在通常商业活动中转让商品财产权或占有时，商标标记在商品本身之上或者商品流通的包装之上，或者商标以其他任何方式和商品相联系，使受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系，则商标视为使用于商品之上。”在我国，“商标性使用”作为商标侵权先决条件首见于司法实践是“辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案”（以下简称“辉瑞案”）。该案中最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第268号。，原告已经成功注册蓝色菱形为商标，指定用于药品，并实际用于其生产销售的抗男性功能障碍药。被告也生产销售这类药物，且药片呈蓝色菱形，但包装于不透明材料内。鉴于《商标法》（2001）第52条第1款规定使用与注册商标相同或近似的“商标”方侵犯注册商标专用权，最高人民法院认为，药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，故“不能认定为商标作用上的使用”，所以被告不侵犯注册商标专用权。换言之，最高人民法院认为，在商业活动中使用与注册商标完全相同的标志于相同商品之上，如果不构成商标性使用，则不侵犯注册商标专用权。
不难发现，“辉瑞案”的上述法律诠释使《商标法》（2001）第52条第1款规定的“使用……商标”不同于《商标法实施条例》（2002）第3条定义的“商标的使用”，偏离了之前的商标法实践《商标法》（1982）第38条第1项是《商标法》（2001）第52条第1项的前身。对于如何理解《商标法》（1982）第38条第1项所述“使用”，国家工商总局曾经做出答复：“根据《商标法》及其《实施细则》的有关规定，商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动。、合同等商业性文件，是商品交易活动的重要组成部分。在这些商业性文件中使用商标，应当视为商标的‘使用’。”参见《国家工商行政管理局关于如何理解〈商标法〉第38条第1项所述“使用”理由的答复》（工商标字〔1995〕第129号）。此答复已经为2004年6月30日颁布实施的《国家工商行政管理局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定》所废止。。为此，第三次商标法修订时，《商标法实施条例》（2002）第3条定义的“商标的使用”被修改了，增加了“用于识别商品来源”的要求，改造成“商标性使用”。《商标法》（2013）第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”而《商标法》（2001）第52条经过修改，成为《商标法》（2013）第57条，并且其第1项改为两项，分别作为新法第57条的第1项和第2项：“（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，属于侵犯注册商标专用权的行为。故依照“辉瑞案”的法律推理，如果被告对争议注册商标的使用行为不符合第48条的规定，则不满足《商标法》（2013）第57条第1项和第2项侵犯注册商标专用权的构成条件。也即是说，我国商标侵权判定分为两步：第一步，确定被诉标志构成商标性使用；第二步，如果被诉标志作为商标使用，则进一步把被诉标志同注册商标进行隔离比较，判断是否成立侵犯注册商标权。

二、 商标性使用和侵犯“注册商标专用权”

商标性使用是侵犯注册商标权的先决条件，这一直觉推理可以追溯到以注册商标权为“注册商标专用权”的法律观点。我国和加拿大都认同商标性使用的法律地位，这与两国商标法皆规定“注册商标专用权”有千丝万缕的联系。我国《商标法》（2013）第7章规定了“注册商标专用权的保护”，而加拿大《商标法》第19条规定，除另有法律规定外，商标一经注册，除非宣告无效，注册人享有加拿大范围之内“专有使用注册商标的权利”（exclusive right to use）。从字面上理解，“注册商标“商标性使用”的法律效力由提供海量免费论文范文的www.7ctime.com,希望对您的论文写作有帮助.专用权”的效力应及于禁止他人将注册的标志当作商标使用；未当作商标使用，则不受商标法调整。如果误导公众，应受反不正当竞争法调整。为此，加拿大《商标法》第20条规定，当被告使用“混淆性商标”（confusing trademark）才被视为侵犯注册商标专用权。在认定被诉行为不是商标性使用后，加拿大法院仍会继续考虑被诉行为是否构成“仿冒”例如Tommy Hilfiger Licensing， Inc.， and Tommy Hilfig论文导读：（6）被告采用被控标志是否诚实信用；（7）被告商品（服务）的质量；（8）购买者的经验。参见PolaroidCorp.v.PolaradElects.Corp.，287F.2d492（2dCir1961），cert.上一页12345678下一页
er Canada Inc.（Appellants） v.International Clothiers Inc.， Federal Court （2003）， 29 C.P.R.（4th） 39。。我国商标制度与此类似。《商标法》（2013）第57条明文规定，被告使用与注册商标相同或近似的商标，始侵犯注册商标专用权。而该法第58条亦明确：将他人注册商标……作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理此条规定似乎来源于最高人民法院的新近判例。参见佛山市高明区正野电器实业有限公司等与佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷再审案，最高人民法院民事判决书（2008）民提字第36号，《最高人民法院公报》2012年第3期（总第185期）。。
然而，以“商标性使用”界分商标法保护和反不正当竞争法保护并不足取。其法律理由不足，而且容易导致制度混乱。例如，根据有关司法解释，将与他人注册商标相同或者相近似的文字“作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用”，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干理由的解释》（法释〔2002〕32号）第1条第1项。。一方面，“作为企业字号在相同或类似商品上突出使用”仍是“作为企业字号使用”，勉强称之为“商标性使用”而构成侵权注册商标专用权，有过分扭曲词义之嫌。另一方面，以“突出使用”与否作为法律适用的标准，难以实现法制统一。不突出使用而误导公众的，适用反不正当竞争法；突出使用而易使相关公众产生误认的，则适用商标法。然而，“突出使用”只是程度的差别，而不是本质差别。更让人迷惑的是，《商标法实施条例》（2002）第50条第1项规定，“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”，属于侵犯注册商标专用权的行为，不问是否“突出使用”。但应当承认的是，未经许可，无论是把注册商标“作为商品名称或装潢使用”，还是“作为企业字号使用”，只要误导公众，行为性质没有本质的差别。现行商标法厚此薄彼，缺乏充分根据。由优秀论文网站www.7ctime.com提供,助您写好论文.面对被告主观状态说和相关公众客观认知说存在的法理困境，加拿大法院试图提出解决出路，但结果只能是徒劳。在2005年Tommy Hilfiger Licensing， Inc. v. International Clothiers Inc.案中，加拿大联邦上诉法院认为，只要证明被告主观状态或相关公众客观认知其中之一，即可满足“商标性使用”这一先决条件Tommy Hilfiger Licensing， Inc.， and Tommy Hilfiger Canada Inc.v.International Clothiers Inc.， 2005 1 F.C.R.148， para.37.。显然，这不能解决前述讨论到的法律理由。两者的根本缺陷在于，它们都认为“商标性使用”的考察对象就是被诉标志本身，无须考虑原告注册商标的显著性和知名度。也就是说，商标性使用是一个绝对判断：无论被告是否知晓原告注册商标，亦不管相关公众是否对原告注册商标一无所知，只需证明被告意图使用被诉标志为商标，或者相关公众感知被诉标志为商标，就可以认定被告行为是否为“商标性使用”。
然而，理由在于，“商标性使用”是一种相对判断。相关公众之所以混淆，是因为某种程度上知道原告的注册商标，而后异时异地见到被诉标志，误以为其为商品来源的标志。故商标性使用对于注册商标侵权而言，不应具有先决条件的法律地位；被告主观状态说和相关公众客观认知说所涉及的考虑因素都应该放到相关公众混淆之虞的判断过程中。为此，不奇怪，美国联邦第六巡回上诉法院——美国少数以商标性使用为商标侵权先决条件的巡回上诉法院Hensley Mfg.， Inc.v.ProPride， Inc.， 579 F.3d 603， 610 （6th Cir.2009）； Interactive Prods.Corp.v.a2z Mobile Office Solutions， Inc.， 326 F.3d 687， 694695 （6th Cir.2003）.——考察商标性使用就是判断被告行为是否容易导致相关消费者混淆KellyBrown v.Winfrey， 717 F.3d 295，307 （2nd Cir.2013）； Hensley Mfg.， Inc.v.ProPride， Inc.， 579 F.3d 603， 610 （6th Cir.2009）； Interactive Prods.Corp.v.a2z Mobile Office Solutions， Inc.， 326 F.3d 687， 695 （6th Cir.2003）.。而美国联邦第二巡回上诉法院则明确指出，商标性使用不是注册商标侵权的必要条件。“商标性使用”即是“当作商标使用”（use as a trademark），主要考察被诉标志是否吸引公众注意力KellyBrown v.Winfrey， 717 F.3d 295，305 （2d Cir.2013）.。这相当于前述我国商标法下的“突出使用”，加拿大《商标法》第四条规定的“使受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系”。至于被诉行为是否可能使相关公众混淆，美国法院采用多因素检验法，通盘考虑标志在商业活动中使用的全部相关因素这些因素主要包括：（1）原告商标的强度；（2）原被告商标的相似程度；（3）原被告商品（服务）的差别；（4）原告弥合原被告商品（服务）差别的可能性；（5）实际混淆的证据；（6）被告采用被控标志是否诚实信用；（7）被告商品（服务）的质量；（8）购买者的经验。参见Polaroid Corp.v.Polarad Elects.Corp.，287 F.2d 492 （2d Cir 1961）， cert.论文导读：
denied， 368.U.S.820 （1961）。。无论是被告的主观状态，还是注册商标的知名度、显著性，被诉标志本身的使用形式都在考虑之列，均可用于评估相关公众混淆商品来源的可能性。在不同案件中，它们可以具有不同的权重，而不必是决定性因素。为此，在美国传统商标法下，“商标性使用”代表一组容易导致相关公众混淆的因素。
值得注意的是，从各国制定法来看，并非所有的注册商标侵权行为都以相关公众混淆为条件。对于在相同商品上使用与注册商标相同标志的“重同使用”（double identity）的情况，我国《商标法》（2013）第57条第1项和《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》第5条第1款a项都明确规定是侵犯注册商标权，而未要求“容易导致混淆”。然而，这种立法方式过于僵硬，不值得提倡。通常情况下，“重同使用”容易导致混淆，但不尽然。例如，真车等比例模型玩具车，带有真车注册商标，相关公众也完全可能不认为模型玩具来自于该注册商标人，即便该注册商标同时也指定用于儿童玩具类商品EU Court of Justice， 8/05Opel/Autec.。法院最终仍应该以是否容易导致混淆作为判断准绳，而不应直接认定为构成侵犯注册“商标性使用”的法律效力论文资料由论文网www.7ctime.com提供,转载请保留地址.商标权。为此，TRIPS协议第16条第1款仅规定，“重同使用”应当推定（shall be presumed）为容易导致混淆。这种推定理应可以根据相反证据予以推翻。
诚然，上述制定法的缺陷可以通过引入“商标性使用”作为注册商标侵权的先决条件来予以解决。但是，这样做会妨碍“重同使用”以外的商标侵权判断，包括同种商品上使用与注册商标近似的标志，类似商品上使用与注册商标相同或近似的标志，可谓得不偿失。欧盟法院明确拒绝以“商标性使用”作为注册商标侵权的必要条件。为周全之计，欧盟法院又用心良苦地引入“损害注册商标基本功能”作为侵犯注册商标权的构成要件。在2002年Arsenal案中，原告阿森纳足球俱乐部是英超联赛的著名足球俱乐部，“Arsenal”以及“Arsenal Gunner及图形”是其注册商标。被告未经许可，在其出售的围巾上使用了上述标志。但是，被告在足球赛场的看台上销售时，使用醒目大字标牌说明自己销售的围巾不是阿森纳足球俱乐部正式许可的产品，相关文字和标志使用仅为美化商品，用以表示衷心支持阿森纳足球队。英格兰及威尔士高等法院认为被告的使用行为不是商标性使用，不侵犯注册商标权。但是，欧盟法院认为，识别商品来源是商标的基本功能，任何行为只要损害这一基本功能，都可能侵犯注册商标权。被诉行为是在相同商品上使用与注册商标相同的标志，会造成原被告商品存在实质性联系的错误印象，可损害注册商标识别商品来源的功能EU Court of Justice， C 206/01， para.56.。尽管被告在销售点立有免责声明，但销售点之外的公众看到其售出的围巾，仍可误认为来自于注册商标权人同上， para.57。。可见，欧盟法院认为，不应割裂考察被告行为是否为“商标性使用”，并以此作为判定注册商标侵权判定的先决条件。在Arsenal案之后，欧盟法院即以损害商标基本功能为各种注册商标侵权行为的必要条件，尤其强调识别商品来源的功能AnheuserBusch v.Budvar， Case C245/02， 2004 ECR I10989； Opel v.Autec， Case 8/05， 2007 ECR I01017； Google France， Cases C236， 237， 238/08， 2010 ECR I02417； Interflora v.Marks & Spencer， Case C323/09.[6]1243。可见，无论是美国还是欧盟，两者都反对以“商标性使用”作为先决条件，并且都强调判断侵犯注册商标权时，应当考察被诉标志使用“行为”整体，包括具体商业使用情景的全部相关因素。究其根本，主要有两方面的理由：第一，以不构成商标性使用为由，认定侵犯注册商标权不成立，可能错误地放纵混淆相关公众，因为这种做法孤立地考察被诉标志；第二，片面地强调“商标性使用”可能不合理地把商标侵权判断局限于隔离比对被诉标志本身与注册商标，而不是考察被诉标识行为整体所产生的商业影响，由此不适当地限制注册商标权的保护范围。
那么，《商标法》（2013）在2014年5月1日生效之后，我国应该何去何从？从本质上来看，美国和欧盟的做法并无实质性差别。从法条规定来看，我国《商标法》（2013）第57条第1项和第2项与《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》第5条第1款a项和b项也无实质性差别。如果坚持以“商标性使用”为注册商标侵权的先决条件，即便效仿加拿大联邦巡回上诉法院的前述做法，也无法克服“商标性使用”对注册商标权的不适当限制。相比之下，符合法理而又适宜的做法是效仿欧盟法院，放弃“商标性使用”作为注册商标侵权先决条件的法律观点，转而强调被诉行为损害商标的基本功能。实际上，我国不少判例已经从商标基本功能的角度推理论证商标侵权参见浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院民事判决书（2007）浙民三终字第74号。。为此，法院需要阐明的主要是，《商标法》（2013）第57条第1项和第2项所谓“使用……商标”的含义不同于第48条定义的“商标的使用”。

四、 商标性使用与描述性正当使用

我国和加拿大商标法还认为，注册商标正当使用不得为商标性使用。对于含描述性标志的注册商标，我国《商标法》（2013）第59条（同《商标法实施条例》（2002）第49条）明文规定有“描述性正当使用”（descriptive fair use），即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。但是，法律并论文导读：
未将商标正当使用限制于“非商标性使用”。而以“商标性使用”为商标正当使用的禁区，是我国司法实践的通例。值得一提的是，在“漳州市宏宁家化有限公司诉漳州市仔癀药业有限公司侵犯商标专用权再审案”中，最高人民法院指出，对于描述性注册商标，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可认定为正当使用”最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第1310号，载奚晓明、孔祥俊编《最高人民法院知识产权审判案例指导》第二辑，（北京）法制出版社2009年版，第207页。。加拿大《商标法》第20条更明确地规定，注册商标权人无权禁止他人不损害商标所带商誉的正当使用行为，除非其为商标性使用。
这种观点是否符合商标法基本原理呢？如前文所述，“商标性使用”判定过程中，即会涉及相关公众混淆的可能性理由。所以，如果我们能够回答商标正当使用是否排除相关公众混淆，也就可以回答商标性使用是否排斥商标正当使用。
理论上，正当使用（fair use）之于注册商标权，犹如合理使用之于著作权，是对注册商标权的限制。学理上，注册商标的正当使用是六方面利益权衡的结果。对商标权人来说，需要制约注册商标的使用，以免竞争者窃夺自己的商誉和竞争优势；对经营者而言，需要准确描述自己的商品，以便与商标权人进行有效的市场竞争；对相关公众而言，既需要从市场上获取准确的商品信息，又需要准确识别商品来源。而且，只有经营者竞争提供品质产品，相关消费者的利益才可能得到最大化。如果本应属于公共使用的标志为某一经营者垄断，由此产生市场壁垒，相关消费者的利益很容易受到损害[7]12601261。
作为注册商标权的限制，正当使用应是商标侵权的一种积极抗辩。这意味着，首先由商标权人举证证明被告行为易使相关公众混淆，如果被告不予承认，原告又不能证明，则侵权不成立。只有在侵权成立的条件下（即存在相关公众混淆之虞），被告才需要主张并举证证明成立“正当使用”。故正当使用本身意味着有相关公众混淆之虞，但基于正当理由，注册商标人无权禁止。
正是在这个作用上，TRIPS协议第17条规定了“商标权例外”，承认正当使用。它规定：“WTO成员可以对本协议规定的商标排他权规定有限的例外（limited exceptions），例如对描述性词汇的正当使用，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益。”此条所谓商标权人和第三方的“正当利益”应当不同于注册商标权完全实现的“合法利益”，即在相关公众无混淆之虞的条件下，商标权人和第三方（相关公众）可以获得的全部合法利益，否则，无所谓注册商标权“商标性使用”的法律效力由专注毕业论文与职称论文的www.7ctime.com提供,转载请保留.“例外”。所以，从全球公认的商标制度来说，正当使用可以容忍一定程度的相关公众混淆。
在实践层面，这种观点也日益受到广泛承认。美国商标法曾有两种截然不同的观点：一种认为，如果易使相关公众混淆，则不成立正当使用Zatarains， Inc.v.Oak Grove Smokehouse， Inc.， 698 F.2d 786， 796 （5th Cir.1983）； PACCAR Inc.v.TeleScan Technologies， L.L.C， 319 F.3d 243， 255256 （6th Cir.2003）.。其基本理由是，商标法的目的就是防止相关公众混淆，如果证明存在混淆之虞，则不成立正当使用2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 11： 45 （4th ed.）.。另一种观点则认为，即便存在混淆之虞，仍可以成立正当使用Shakespeare Co.v.Silstar Corp.of America， 110 F.3d 234 （4th Cir.1997）； Sunmark， Inc.v.Ocean Spray Cranberries， Inc.， 64 F.3d 1055， 1057 （7th Cir.1995）.。其基本理由是，“使用近似标志真实地描述自己的商品，在法律和道德上都不具有可责性，即便结果导致相关公众误认商品来源”William R.Warner & Co.v.Eli Lilly & Co.， 265 U.S.526，528 （1924）.。经过长期争论，后一种观点已经取得统治地位。2004年KP Permanent MakeUp， Inc. v. Lasting Impression I， Inc.案中KP Permanent MakeUp， Inc.v.Lasting Impression I， Inc.， 543 U.S.111（2004）.，美国联邦最高法院判决认为，主张商标正当使用的被告没有法律义务证明被诉行为不会导致相关公众混淆。这意味着，有可能相关公众会发生混淆，但这和正当使用原则不相冲突。描述性标志不应为私人垄断，美国《兰汉姆法案》也不曾剥夺市场经营者使用描述性标志自由表达自己商品特点的权利。商标权人选择众所周知的描述性符号作为商标注册，也就选择了相关公众可能发生混淆的法律风险KP Permanent MakeUp， Inc.v.Lasting Impression I， Inc.， 543 U.S.at 122。。更进一步来说，商标正当使用规则不应该关注是否可能发生公众混淆，而应该关注行为是否具有正当性，毕竟商标制度的目的不是要杜绝市场上所有可能的相关公众混淆。正因为如此，《欧盟商标法协调指令》第6条第1款和《欧盟商标条例》第12条第1款都强调，“正当使用行为必须符合工商业活动中的诚信惯例”。据此，经营者事前依照诚信惯例在相同商标上使用与注册商标相同的标志，即便事后发生相关公众混淆，也应属于正当使用。

五、 商标性使用与驰名商标淡化

本文以上讨论局限于“混淆”，由此引发一个显见的法律理由：上述讨论结果是否可以延伸适用于混淆之外的驰名商标反淡化保论文导读：辉瑞公司注册商标的显著性或商誉。有趣的是，美国商标法看上去也持肯定说。《美国联邦商标反淡化修订案》第2条明确规定，商标成为驰誉（famous）商标美国商标法区分驰名商标（wellknownmark）和驰誉商标（famouark）。驰誉商标才可享受反淡化保护。美国判例法所谓“驰名商标法则”主要是为突破商标保护的地域性限制。参见G
护呢？反淡化保护的理论基础完全不同于传统的防止混淆保护。反淡化保护认为，商标在现代商业活动中不仅标识来源，而且标识令人满意的商品，刺激消费者重复购买。如果商标与消费者喜欢的事物建立联系，商业标识本身就可以促销商品，获得独立的价值；商标法不应该只禁止混淆，而应该延伸保护商标的促销功能（selling power）[8]813。可见，反淡化保护同消费者混淆与否没有关系。
商标达到法定的知名度，则可受到反淡化保护（antidilution）反淡化保护所要求的商标知名度，各国不尽相同。美国和欧盟差别显著：欧盟承认“细分市场驰名”（niche market fame）；而美国2006年反淡化法案修订之后，不再承认细分市场上的知名度作为反淡化保护的前提条件。参见M.D.Janis & P.K.Yu， ″International and Comparative Aspects of Trademark Dilution，″ http：///dilution.pdf， 20130902。。我国司法实践承认驰名商标可享受反淡化保护我国司法实践典型的驰名商标反淡化案例有：国家工商行政管理总局商标评审委员会与百度在线网络技术（北京）有限公司商标争议行政纠纷上诉案，北京市高级人民法院行政判决书（2012）高行终字第1081号；株式会社尼康诉浙江尼康电动车业有限公司等侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案，《最高人民法院公报》2012年第8期（总第190期）第4048页；山西杏花村公司诉商标评审委员会、第三人安徽杏花村公司商标异议复审行政纠纷案，北京市高级人民法院行政判决书（2010）高行终字第1118号。。《商标法》（2001）第13条第2款规定：“就不“商标性使用”的法律效力相关论文由www.7ctime.com收集,如需论文.相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”我国司法实践以此规定作为反淡化保护的制定法依据。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干理由的解释》（法释〔2009〕3号）第9条第2款明确规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第13条第2款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’。”为此，达到一定知名度的商标在我国可以享受特殊保护，不以“易使相关公众混淆”为要件。只要足以使相关公众认为与该驰名注册商标具有相当程度的联系，减弱其显著性、贬损其市场声誉，或者不正当利用其市场声誉，驰名商标注册人的利益因而“可能”受到损害，无论是否已经现实发生，都属于应禁止注册和使用的情况。
那么，商标性使用是否应为淡化侵权的先决条件呢？我国司法实践自然持肯定说。上述司法解释明确规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，才可构成淡化侵权。为此，设若辉瑞公司注册的蓝色菱形立体商标构成驰名商标，广为公众知晓，而行为人把抗性病（如淋病）药制成蓝色菱形状，依据最高人民法院的前述判决，这不是商标性使用，故不构成淡化侵权。但不可否认，这种使用行为可能引发消费者联想，激起厌恶情绪，由此可损害辉瑞公司注册商标的显著性或商誉。
有趣的是，美国商标法看上去也持肯定说。《美国联邦商标反淡化修订案》第2条明确规定，商标成为驰誉（famous）商标美国商标法区分驰名商标（well known mark）和驰誉商标（famous mark）。驰誉商标才可享受反淡化保护。美国判例法所谓“驰名商标法则”主要是为突破商标保护的地域性限制。参见Grupo Gigante S.A.de C.V.v.Dallo & Co.， 391 F.3d 1088 （9th Cir.2004）。之后，无论其具有固有显著性或经使用取得显著性，任何人未经许可在商业活动中使用“商标、企业名称或商品名称”“trade name”一般翻译为“企业名称”，但它可以同时指“商品名称”。参见B.Garner（ed.）， Blacks Law Dictionary （9th Edition）， St.Paul： West， 2009， p.1633。可能导致该驰誉商标因显著性减损或商誉污损而淡化的，其所有人依法可以要求法院予以禁止，无论是否实际或者可能导致相关公众混淆，原被告之间是否存在市场竞争关系，抑或原告是否实际遭受经济损害15 USC § 1125 （2）（c）（1）.。美国权威学者认为，非商标性使用（nontrademark use）不构成淡化侵权4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24：122 （4th ed.）， Westlaw Database as Updated September 2013.。但是，欧盟商标法却持否定说。《欧盟商标条例》第9条第1款c项明确规定，当欧盟注册商标具有声誉时，在非类似的商品之上无正当理由使用任何与之相同或相似的标志，可能不正当地利用或损害该商标的显著特征或声誉的，商标权人有权予以禁止。《欧盟商标法协调指令》第5条第2款亦授权成员国设立国内商标法规制上述行为。从形式逻辑来说，只有当被告以原告商标作为商标使用，相关公众看到该标志用于识别和区分不同商品，该商标同原告商品之间独特而紧密的联系才可能被削弱同上。。然而，这并不等于说法院应当首先独立地考察被诉标志是否属于商标性使用，继而再判断被诉行为是否构成淡化侵权。以“减弱显著性淡化”（dilution by blurring）为例。《美国联邦商标反淡化修订案》规定，这种淡化是因为争议商标或商品名称与驰誉商标近似而引发联想，从而损害驰誉商标的显著性。但该法案认为，法院认定“减弱显著性淡化”时，应考虑“全部相关因素”，包括但不限于以论文导读：件，会不适当地限制注册商标权。“商标性使用”的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标”，而忽视真正的法律理由应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权”。通过“商标性使用”法律概念的桥接转换，在后标志使用行为是否侵犯注册商标权的法律理由在相当程度上被错误地转化为如下法律理由：在后标志本身可否取得
下因素：（1）争议商标或商品名称与驰誉商标的近似程度；（2）驰誉商标的固有显著性或获得显著性；（3）驰誉商标权人使用该商标的排他性程度；（4）驰誉商标的公众承认度；（5）争议商标或商品名称使用人是否故意造成与驰誉商标的联想；（6）争议商标或商品名称与驰誉商标之间的实际联想15 USC § 1125 （2）（c）（2）（B）.。应该注意到，商标性使用并未作为淡化侵权的先决条件。
而且，在美国司法实践中，法院并不单独认定被诉行为是否为商标性使用行为，继而审查依据上述因素是否成立淡化侵权。例如，在著名的Starbucks Corporation， Inc. v. Wolfes Borough Coffee， Inc.案中 588 F.3d 97（2nd Cir.2009）.，原告星巴克公司拥有驰誉商标“Starbucks”，被告生产销售烘焙咖啡豆及相关产品。被告所销售的咖啡外包装上印制有“Charbucks Blend”或“Mister Charbucks”字样，同时还突出标明自己的商标“Black Bear”以及公司所在地。美国联邦第二巡回上诉法院依照《美国联邦商标反淡化修订案》规定的上述因素直接考察被诉行为是否构成淡化。特别是法院反对把“Charbucks”作为商标或商品名称，单独割裂地同原告所有的驰誉商标进行比较，以两者的相似性为基础来判断是否成立淡化侵权。法院强调，被诉标志“Charbucks”是否淡化原告驰誉商标，应该从被诉标志使用的具体商业情境着眼，考察其给消费者形成的整体商业印象。
那么，美国权威学者所谓“非商标性使用”又为何？其实，“非商标性使用”的术语是用来说明反淡化保护排除事由的法律条件4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24：122 （4th ed.）， Westlaw Database as Updated September 2013.。淡化侵权以“联想到”驰誉商标为要件。无论是减弱驰誉商标显著性，贬损其商誉，还是不正当利用其市场声誉，都缺乏客观的法律判断标准，故反淡化保护常有过度扩张的危险。为此，有必要明确反淡化保护不适用的情况。《美国联邦商标反淡化修订案》明文规定，以下行为不可依照反淡化法案寻求法律救济：（1）任何正当使用商标的行为，包括描述性和指示性正当使用（normative or descriptive fair use），以及相关辅助行为，驰誉商标未被当作商品来源的标志使用，包括但不限于：（a）广告促销中使用驰誉商标以使消费者比较商品（服务）；（b）指示驰誉商标，用以戏仿（parodying）、批评或评论驰誉商标或其标识的商品（服务）。（2）任何形式的新闻报道或评论。（3）任何非商业性的使用。不难发现，这些事由可称之为“非商标性使用”。如果被告主张被诉行为符合上述规定，则需要承担举证责任，证明被诉行为是“非商标性使用”。总之，美国商标法不以商标性使用作为淡化侵权的先决条件，更不要求原告承担举证责任证明被诉行为是商标性使用。
所以，美国和欧盟商标法本质上没有差别，都不承认商标性使用是反淡化保护的先决条件。究其根本，要求原告证明被诉行为是商标性使用会不适当地限制驰誉商标的反淡化保护范围。具体理由同本文第三部分讨论类似，故不再赘述。
总体来说，以商标性使用为注册商标侵权（包括混淆侵权和淡化侵权）的先决条件，会不适当地限制注册商标权。“商标性使用”的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标”，而忽视真正的法律理由应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权”。通过“商标性使用”法律概念的桥接转换，在后标志使用行为是否侵犯注册商标权的法律理由在相当程度上被错误地转化为如下法律理由：在后标志本身可否取得注册而“作为商标使用”并与原告注册商标相容于市场之上？商标注册规范针对的对象是申请商标注册之标志本身可否注册，自然无须考察该标志的具体商业使用状况，但注册商标保护规范调整的对象却是标识行为。故判断混淆或淡化侵权是否成立时，应该从被诉标识行为整体（即被诉标志使用的整个具体商业情景）出发，而不应当以“商标性使用”作为先决条件，不合理地限制注册商标权。
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