试论以法律思维《专利法》第三十三条合理适用（下）

论文导读：是：“如果将新的主题加入到专利公开内容中，不论是在摘要、说明书或附图中，审查员应恰当地依据35U.S.C.§132或者251反对这种引入，并要求申请人予以删除。如果在权利要求中加入新的主题，审查员应依据35U.S.C.§112的第一段的书面描述的要求予以驳回。”可见：美国做法是以不同的标准对待针对说明书和权利要求书的修改，其特
前文对于如何将现行《专利法》第三十三条的审查标准合理适用于案例实践提出了需要考量的几个方面。然而，为清醒面对外部争议，需要进一步反思的是，是否做到以上几个方面就已经足够。这里，将我国的标准置身于目前世界上最有代表性的两种审查模式中进行对比分析，进而结合我国司法判决提出的不同观点，考察《专利法》第三十三条审查标准在我国现有法律框架下适用的合理性应如何把握。

六、比较法研究及深思

1、欧洲模式

欧洲专利公约第123条第（2）项规定：“欧洲专利申请或欧洲专利的修改，不得含有超出原始申请内容的主题。”其专利审查指南中规定：“如果申请内容的所有转变导致本领域技术人员看到的信息从原申请的信息中（即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容）不能直接并且毫无疑义地导出，那么应当认为这种修改超出了原始申请的内容，因此不能被允许。”
这里应注意的是，欧洲对于修改采用的是“直接并且毫无疑义地导出”的标准，其标准与我国十分一致，其差异在于明确提出关注原始申请中“隐含公开的内容”。在判例T823/96中，其申诉委员会认为，“隐含公开的内容”是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息，在判断权利要求的修改能否接受时必须同时考虑公知常识的内容以决定从申请文件明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。其CASELAW中记载的判例在审查标准的掌握尺度虽不一定与我国专利实践一些案件体现出标准相同，似乎赋予了申请人的修改空间略大，但差异可能源自其以判例的形式将依据公知常识从申请文件明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出的内容写入申请文件的修改方式予以固化和提倡，这与我国强调判断主体的所属领域技术人员的定位的内在要求是不矛盾的。再者，中欧两局专利申请状况、审查资源配置和人员状况以及后续司法救济程序设置等存在明显差异，一些案件的标准执行尺度存在差异是正常的。

2、美国模式

美国借助书面描述要求（Written Description Requirement）达到从立法的层面采取不同政策处理权利要求的修改理由和说明书的修改理由的目的。
首先，美国法典第35篇第132节（相当于我国的《专利法》第三十三条，后称35 U.S.C. §132）规定的是，“修改不应在发明的公开中引入新的内容”；而美国专利审查程序手册 2163.07节规定的是：“如果将新的主题加入到专利公开内容中，不论是在摘要、说明书或附图中，审查员应恰当地依据35 U.S.C.§132或者251反对这种引入，并要求申请人予以删除。如果在权利要求中加入新的主题，审查员应依据35 U.S.C.§112的第一段的书面描述的要求予以驳回。”
可见：美国做法是以不同的标准对待针对说明书和权利要求书的修改，其特色在于：对于权利要求的修改要考察的是新的或者修改的权利要求是否得到原申请中对发明的描述的支持。也就是说，对于权利要求的修改应适用类似我国的《专利法》第26条第4款的支持条款予以审查，而非《专利法》第三十三条。基于前述的能够实现要求和书面描述要求的不同，可以看出，这种对于修改后权利要求的审查要更侧重于判断修改后请求保护的发明是否是申请人在其申请日时就已经拥有的。
在专利侵权案件中，在原始申请日后的某阶段增加权利要求或者在原始说明书中对于在后增加的对于权利要求的某些限定缺乏足够的描述的情形经常导致书面描述要求不被满足的理由。
这种要求的结果是，在所增加的权利要求在原始提交的说明书中被充分描述过的前提下，法院认可该权利要求的增加。即便是新权利要求相对于说明书中公开的或者要求保护的主题更宽或者不同也可能满足书面描述要求。在In re Raussen一案中， 法院认为修改后的权利要求可以比说明书中公开的特定事实的范围更宽。该案争议权利要求将说明书公开的某特定粘附性涂敷方式概括成将一层粘附性地适用于另一层上的这样的一类步骤，但法院认为，对于阅读该说明书的所属领域技术人员来说均会理解，这些层之间是如何粘附的并不重要，只要它们是粘附的即可，因此，最终仍然得出该权利要求得到支持的结论。
此外，根据书面描述要求，审查员在对加入权利要求的主题作出驳回决定的时候还应对现有技术予以考虑，因为这种有关新主题的驳回理由是可以通过申请人提供的现有技术予以克服的。这种在评价权利要求的修改时允许更大程度地将现有技术以及公知常识纳入考虑范围的方式无疑大大增大了权利要求修改的可能性，带给申请人更大的好处。在In re Smythe一案中，法院认定术语“对液体呈惰性的空气或其他气体”足以支持权利要求中的“惰性流体介质”，因为说明书中对空气或者其他气体分段介质的性质和功能的描述会提示所属领域技术人员：申请人的发明包含了更宽泛的“惰性流体”的使用。从这些具体操作中可以发现我国与美国的差异，但其根源在于立法层面的制度设计。
笔者以为，专利的权利要求和说明书具备不同的职能，二者的分工是不同的。权利要求的功能是专利权人及其利害关系人实现法律利益的工具，其内容是法律允许的专利独占权的行使范围，是界定权利人与公众利益的界限，并以公示的方式宣布这种权利范围；而就专利说明书而言，一方面，告知公众所涉及的这项专利到底是什么，即告诉公众怎样制造和使用这项技术，最大程度地为专利的实施和在此基础上的进一步发明创造提供技术信息；另一方面，说明书是专利行政部门授予专利权以及确定权利要求的范围的依据，并可以对权利要求进行解释。所以，权利要求书与说明书这种功能上的不同决定了可以采取不同角度来审视申请人对它们的修改其实是笔者所认为的未来更好的解决之道。但必须注意的是，我国现行《专利法》第三十三条并没有对权利要求书和说明书进行区分，在这种情况下，严格、不折不扣地执行现行法律的规定才是专利行政机关和相关法院的职责所在。
3、面对司法判决 全文地址：www.7ctime.com/flzxlw/lw49982.html上一论文：试谈国外文化产业法律制度目前状况及其启迪